Non concedit venire contra factum proprium1
В последнее время в административной и судебной практике имело место оспаривание действительности патента самим патентообладателем, в то время как существует возможность подачи заявления о досрочном прекращении действия патента или неуплаты пошлины за поддержание его в силе. В статье А.В.Залесова – канд. юрид. наук, адвоката, патентного поверенного, управляющего партнера адвокатского бюро «А.Залесов и партнеры» (Москва, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.), рассматриваются природа и причины споров, где сторонами являются представители одного и того же лица. Также автор поднимает тему добросовестности поведения патентообладателей, наличия законной заинтересованности в подаче такого возражения и правовых последствий для третьих лиц.
Такие странные споры, где с обеих сторон зала заседания коллегии Палаты по патентным спорам сидят доверенные представители одного и того же лица, случались в нашей стране и ранее. Роспатент выступал арбитром в таких состязаниях патентообладателя с самим собой и выносил мотивированные решения.
В одном из недавних дел в Палате по патентным спорам наблюдалась замечательная по силе художественного образа сцена, когда один представитель патентообладателя как лицо, подавшее возражение, требовал признать собственный патент недействительным полностью, а другой представитель этого патентообладателя, защищая свое право, просил признать собственный патент недействительным частично.
Очевидное раздвоение личности патентообладателя в ходе заседания ничуть не смутило коллегию, которая вынесла заключение об отказе в удовлетворении возражения. Получилось, что ни одно из воплощений патентообладателя не смогло убедить Роспатент в том, что изобретение непатентоспособно. Так кто с кем спорил в данном деле, если арбитр не согласился ни с одним из спорящих? Получается, что арбитр считает возможным защищать свой интерес, свою позицию, не совпадающую ни с одним из требований? Являются ли такие действия арбитражем в обычном понимании этого понятия?
Поверхностный взгляд на такое неординарное, если не сказать весьма странное, процессуальное поведение патентообладателя на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, когда его воля раздваивается и противоречит самой себе, вызывает у стороннего наблюдателя удивление и закономерный вопрос: «Зачем?». Ведь если патентообладателю не нужен или чем-то мешает его собственный патент, он вправе согласно ст. 1399 ГК РФ в любой момент подать в Роспатент заявление о досрочном прекращении его действия. Можно поступить еще проще и не делать ничего, а именно: не уплачивать ежегодную пошлину за поддержание патента, что приведет к прекращению его действия. Так зачем вместо этого тривиального действия обращаться с возражением, нести расходы на оплату услуг профессионального представителя и выглядеть столь странно?
При более внимательном изучении возможных правовых последствий подачи возражения становится понятным, что цель такого боя патентообладателя с собственной тенью состоит не только в прекращении действия патента на будущее, но, что главное, – в устранении факта действия патента в прошлом. То есть патентообладателю нужно, чтобы его патент никогда юридически не существовал, а не просто прекратил свое действие. Такого результата можно добиться только в случае признания патента недействительным Роспатентом или судом и последующего аннулирования его патентным ведомством как административным органом. Именно такие правовые последствия предусмотрены по результатам рассмотрения спора в соответствии с положениями ст. 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Аннулирование патента происходит с даты подачи заявки, то есть ретроактивно, поскольку признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.
Признанный недействительным и аннулированный патент не порождает никаких правовых последствий. Понятно, что такие ретроактивные изменения сильно влияют на права многих лиц, вовлеченных в правоотношения по поводу запатентованного изобретения. Для защиты добросовестных участников лицензионных отношений по поводу признанного недействительным патента в законе (п. 6 ст. 1398 ГК РФ) прямо установлено одно исключение последствий ничтожности аннулированного патента, а именно: лицензионные договоры, заключенные на его основе, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.
Таким образом, статус-кво в силу закона сохраняется для лицензиата и лицензиара, но есть значительная категория лиц, для которых аннулирование патента может повлечь не только прекращение правоотношений в будущем, но и обращение ранее исполненного. Например, выплаты ав торам служебного изобретения могут быть связаны с юридическим фактом получения патента. Такие выплаты входят в заработную плату. Очевидно, что аннулирование патента и от мена решения о его выдаче означают неправомерность выплаты автору та кого вознаграждения. Эта часть заработной платы при определенных обстоятельствах может быть взыскана с автораработника.
Обращаясь за оспариванием собственного патента с возражением в Роспатент, патентообладатель руководствуется п. 2 ст. 1398 ГК РФ, устанавливающим, что патент в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о непатентоспособности запатентованного объекта (нарушениях, предусмотренных подпунктами 1–4 п. 1 указанной статьи). То есть патентообладатель выступает в роли лица, которому стало известно о непатентоспособности запатентованного объекта. Заметим, что формулировка закона «стало известно» в плане толкования означает, что сначала лицу не было известно, а потом стало известно (новые сведения). Является ли таким вновь узнавшим лицом патентообладатель, который ранее был заявителем по заявке на выдачу патента и обосновывал патентоспособность объекта в ответах на запросы экспертизы Федерального института промышленной собственности?
Подчеркнем, что в ряде недавних примеров патентообладатель оспаривал в Роспатенте свой патент уже после истечения срока его действия. Такая возможность предусмотрена третьим абзацем п. 2 ст. 1398 ГК РФ, где указано, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом по истечении срока его действия.
В чем правовая заинтересованность или даже практический интерес патентообладателя, то есть его реальный мотив в признании недействительным собственного патента, в том числе после истечения срока его действия? Как указано выше, зачастую патентообладатель-работодатель не хочет выплачивать слишком обременительное авторское вознаграждение работникам – авторам запатентованного служебного изобретения или полезной модели, которое он задолжал за предшествующий период. Иногда такое острое нежелание выплачивать авторское вознаграждение возникает после смены собственника предприятия патентообладателя и увольнения предыдущей руководящей команды, в которой оказались авторы многих служебных изобретений, и команда регулярно выплачивала себе весьма достойное вознаграждение за их использование. При знанием собственного патента не действительным такая организация патентообладатель рассчитывает освободиться от образовавшегося долга перед своими работниками авторами или даже вернуть уже выплаченные средства.
Заметим, что для нашей страны как для социального государства, на что указано в Конституции Российской Федерации, странной является ситуация, когда при признании патента недействительным закон никак не обеспечивает интересы авторов работников, но при этом прямо защищает участников лицензионных отношений. Ведь служебные изобретения создают не только директора и главные инженеры предприятий, но и простые работники, творческий труд которых заслуживает защиты по стандартам трудового законодательства.
Бывают и более сложные мотивы действий патентообладателя по оспариванию собственного права. Иногда реальную цель признания своего патента недействительным патентообладатель пытается скрыть, обосновав перед Роспатентом вымышленную причину своего обращения с возражением, доказывая наличие заинтересованности. Это происходит ввиду конфиденциальности или сомнительности подлинных мотивов. Действительная причина может быть установлена позже, например, в рамках судебного спора с патентным ведомством.
Например, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу No СИП-796/2022 по заявлению иностранного лица – компании ASTRAZENECA AB о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10 июня 2022 г. об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2262507 на изобретение «С-арилглюкозидные ингибиторы SGLT2», поданного названным лицом против своего собственного патента, было указано:
«Заинтересованность компании ASTRAZENECA была установлена административным органом, согласившимся с доводом заявителя о том, что он вынужден нести бремя уплаты покупной цены за неправомерно выданный патент.
На аналогичные мотивы подачи возражения и обращения в суд с рассматриваемым заявлением компания ASTRAZENECA ссылалась в поданном в суд заявлении.
Вместе с тем суд отмечает, что при рассмотрении настоящего дела были выявлены мотивы оспаривания спорного патента, обусловленные тем, что в ином споре о признании недействительным другого патента, выданного компании ASTRAZENECA (№ 2746132), процессуальный оппонент заявителя (компания KRKA) ссылается на оспариваемый в настоящем деле патент в качестве довода о недействительности названного патента.
Таким образом, с учетом отсутствия в материалах дела сведений о наличии разногласий между компанией ASTRAZENECA и компанией Bristol Myers относительно уплаты покупной цены за приобретенное исключительное право действительным мотивом оспаривания патента Российской Федерации № 2262507 является стремление заявителя избежать признания недействительным принадлежащего ему патента № 2746132».
Полагаем, что действия патентообладателя по признанию собственного патента недействительным путем обращения в Роспатент с возражением против патентоспособности как в период срока действия патента, так и по его окончании не могут быть расценены иначе как злоупотребление правом.
При минимально внимательном взгляде на странный спор с самим собой в Палате по патентным спорам, когда между собой спорят патентные поверенные одного и того же лица-патентообладателя, выполняя своими процессуальными действиями его волю, единственным рациональным наблюдением может быть то, что самого правового спора здесь нет. Тривиальный вывод о том, что при совпадении сторон спора спор отсутствует, почему-то ни Роспатентом, ни судом не делается.
Право основано на свободе воли. Если свободы воли нет, нет ни вины, ни ответственности. Субъективные права и обязанности индивида возникают в результате выражения его воли во внешний мир через действия или бездействия и оценку этого деяния через право (иногда совместно с выраженной волей иных лиц – участников правоотношений).
Один субъект, то есть одно лицо, как физическое, так и юридическое, обладает для права только одной волей. Право не может исходить из иного понимания воли, ибо тогда оно устранит само себя. Право не регулирует противоречия внутри личности, между частями юридического лица. В исключительных случаях право регулирует конфликт внутри юридического лица, но для этого сначала нужно эти части признать субъекта ми права, то есть признать их обособленную волю (например, отдельные органы управления организации). Внутренними противоречиями и спорами, вызванными раздвоением воли и сознания (раздвоением личности) физического лица, занимается не право, а определенная область медицины с постановкой соответствующего диагноза заболевания. Поэтому спор на заседании административного органа между двумя патентными поверенными одного и того же лица с правовой позиции не может быть не чем иным, как антрепризой, где все патентные поверенные -актеры заранее договорились о своих ролях, поскольку каждый из них реализует единую волю доверителя на данный сюжет. Это не действительный спор о праве, а театральное представление на тему патентоспособности.
Должен ли Роспатент по результатам такого спектакля выносить решение о действительности или ничтожности оспоренного права, делая мотивированный вывод о патентоспособности или непатентоспособности объекта? Ведь вынося решение как акт правоприменения, государственный орган утверждает рассмотренный им спор реальным, а не постановочным. Не страдает ли при этом авторитет государственного органа, перед которым явно разыграли спектакль?
Полагаем, что Конституционный суд Российской Федерации дал абсолютно однозначный ответ на этот вопрос. Спора как столкновения двух лиц с противоположными позициями и интересом относительно предмета спора в данном случае нет, а поэтому рассматривать его по существу невозможно. Нет спора, не может быть и его разрешения. То, что в административном споре в Роспатенте лицо, подавшее возражение, и патентообладатель являются двумя противоположными сторонами, и спор заключается в процессуальной активности данных сторон, установлено в по становлении Конституционного суда Российской Федерации от 10 января 2023 г. No 1П «По делу о проверке конституционности статьи 15 и пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 106 и части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «НИКАПЕТРОТЭК»:
«...защита интеллектуальных прав путем оспаривания предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации осуществляется в административном порядке при посредстве уполномоченного федерального органа исполнительной власти; в частности, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен путем подачи возражения в Роспатент любым лицом, которому стало известно об основаниях недействительности патента, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 1 статьи 1398 данного Кодекса...
по сути, указанные процедуры и являются этапами единого, нормативно предопределенного процесса защиты интеллектуальных прав, формально как предмет административного разбирательства в Роспатенте и последующего судебного разбирательства... В первом случае предмет – это правомерность предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности с точки зрения соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также соответствия документов заявки на изобретение или полезную модель требованию раскрытия сущности таковых с полнотой, достаточной для их осуществления специалистом в данной области техники, а также иным требованиям (подпункты 1–4 пункта 1 статьи 1398 данного Кодекса). На установление именно этих юридически значимых обстоятельств и направлена процессуальная активность сторон спора, каковыми являются лицо, подавшее возражение, и патентообладатель, чей патент оспаривается».
С учетом данной позиции Конституционный суд Российской Федерации постановил впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих изменений, что расходы, понесенные стороной в ходе административного разбирательства спора о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, могут быть отнесены в случае оспаривания решения, принятого Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в суде на проигравшую сторону по правилам возмещения судебных расходов, предусмотренным арбитражным процессуальным законодательством.
В случае, если патентообладатель оспаривает свой собственный патент, противоположные стороны спора совпадают. Следуя логике по становления Конституционного суда Российской Федерации, патентообладатель обязан компенсировать самому себе расходы, понесенные им при рассмотрении его собственного возражения против его собственного патента в любом случае (при признании патента недействительным или при отказе в таковом). Только в данном случае должник и кредитор по такому обязательству совпадают в одном лице.
В силу ст. 413 ГК РФ обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства. Такое бывает в случае возникновения нескольких связанных сделок или универсального правопреемства, когда, например, уступка прав приводит к тому, что по определенному обязательству кредитор и должник совпали. В науке гражданского права положение, когда должник не может исполнить обязательств кредитору ввиду их совпадения, известно как confusio, то есть смешение.
Действительно, при оспаривании патентообладателем своего патента смешение или конфуз налицо. Стоит ли государственному органу выносить конфузное решение? Полагаем, что единственное правовое действие в условиях такой конфузии – прекращение производства по делу без вы несения решения. Соответствующие положения могут быть внесены в правила, регулирующие рассмотрение административных споров в Роспатенте.
Полагаем, что, помимо конфузии и отсутствия спора в нарушение требований ст. 1, 10 ГК РФ, поведение патентообладателя при оспаривании в Роспатенте своего собственного патента всегда является противоречивым и содержит признаки злоупотребления правом ввиду следующего. В соответствии со ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного поведения. При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (п. 5 ст. 10 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ «не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)».
В соответствии с пятым абзацем п. 1 постановления пленума Верховно го суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. No 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» «если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ)».
Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой ин формации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.
Рассмотрим ситуацию с патентообладателемпредприятием, которое получает патент и использует его как основу своей рыночной монополии. Через некоторое время этот патентообладатель сам оспаривает действительность своего монопольного права.
Почему поведение патентообладателя-монополиста при атаке на свою монополию является противоречивым, можно понять: он оспаривает свое собственное право. Но почему такие действия являются недобросовестными?
Данным вопросом в науке патентного права давно занимались в других странах и сформулировали доктрину нарушения принципа эстоппель такими действиями. Заимствование зарубежного научного опыта не может повредить и отечественным специалистам. Более 150 лет доктрина эстоппель ограничивает право патентообладателя, его правопреемника, а также лицензиата на оспаривание патента в странах англосаксонской правовой семьи, в том числе в США. Согласно доктрине стороны, участвующие в договорном соглашении, касающемся патента, таком как лицензия или уступка права по патенту, ограничены в праве оспорить его действительность в последующем иске, связанном c договором лицензии или уступки. Подробно о применении данной доктрины рассказано в статье Х.Д.Куппер2.
Противоречивость и недобросовестность патентообладателя, оспаривающего свой собственный патент, усматривается в англосаксонской системе в следующем. Поскольку патентообладатель – это непосредственно заявитель по заявке на выдачу патента, то есть автор изобретения или правопреемник, то это сторона, ранее доказывавшая экспертизе патентоспособность заявленного изобретения. Дело в том, что в США экспертиза заявки на патент представляет собой некий юридический процесс («prosecution»), где по определенной законом процедуре устанавливается патентоспособность объекта, на который испрошена патентная монополия. В данном процессе в некотором состязании заявитель представляет собой сторону защиты изобретения, а третьи лица и сам эксперт – это сторона «обвинения» изобретения в непатентоспособности.
Законность установления монополии обеспечивается соблюдением закона всеми участниками процесса. В США заявитель не вправе скрывать от патентного ведомства данные, касающиеся патентоспособности, даже если эти сведения могут быть использованы против его интересов и приведут к отказу в выдаче патента. Например, заявитель обязан сообщить экспертизе известные ему факты раскрытия изобретения третьим лицам или публикации о близких аналогах. Как видим, в юридическом процессе патентования даже не действует правило пятой поправки конституции США, позволяющей не свидетельствовать против себя, поскольку речь идет о получении законной монополии.
Очевидно, что с позиции права США последующее оспаривание действительности собственного патента патентообладателем – это фактический переход стороны защиты на сторону обвинения. При этом заявитель по заявке, как изобретатель или правопреемник изобретателя, является носителем дополнительных знаний о сути изобретения, а также зачастую о наиболее близких технических решениях из уровня техники. То есть получается, что патентообладатель может использовать доказательства непатентоспособности изобретения, которые недоступны другим лицам и которыми он располагал на момент патентования, но скрыл их от экспертизы с целью получения патента. Поэтому такое поведение является не только противоречивым, но и недобросовестным.
Ограничения по оспариванию распространяются на правопреемников патентообладателя (универсального или в результате сделки), так как считается, что с правами переходят и процессуальные обязанности, в том числе и негативные. Более того, ограничения по принципу эстоппель в определенной мере распространяются и на лицензиатов, использовавших запатентованное изобретение по договору с патентообладателем. Здесь, правда, считается, что противоречивое поведение будет в том, что, приобретая разрешение на использование изобретения, лицензиат своими действиями признавал действительность права, получаемого по договору.
Хотя в российском законодательстве напрямую нет определения такого принципа как эстоппель, суды часто ссылаются на него. Так, в по становлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2018 г. по делу No СИП-127/2018 суд, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении требований истца, пришел к выводу о том, что требования истца не подлежат судебной защите в силу принципа эстоппель и п. 2 ст. 10 ГК РФ, в том числе отмечая, что «исходя из принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности. Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности. Главная задача принципа эстоппель – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений».
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2019 г. по делу № СИП-182/2019 и в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2020 г. по делу № СИП-823/2019.
Список литературы
1. Ворожевич А.С. Принцип эстоппеля в патентном праве: основания и практика применения//Закон. 2020. №4.
2. Джермакян В.Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов//Патенты и лицензии. 2011. №6.
3. Куппер Х.Д. Принцип эстоппель при оспаривании действительности патента: дело о добросовестности частных лиц против публичного интереса//https://scholarlycommons.law. case.edu/caselrev/vol18/iss4/4
4. Робинов А., Колесов Е. Принцип эстоппель в патентных спорах//Адвокатская газета. 2023. № 5.
1 Не следует действовать вопреки своему предыдущему поведению (лат.).
2 Куппер Х.Д. Принцип эстоппель при оспаривании действительности патента: дело о добросовестности частных лиц против публичного интереса//https://scholarlycommons. law.case.edu/caselrev/vol18/iss4/4
