Ирина Озолина
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются спорные вопросы, связанные с применением такой меры защиты интеллектуальных прав, как судебный запрет. Автор обращает внимание на эффективность этой меры защиты по сравнению с иными мерами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ, а также на проблемы распределения бремени доказывания, возникающие в практике в связи с принципом недопустимости абстрактного запрета на будущее в спорах о нарушении исключительных прав.
Вопрос о возможности судебного запрета в спорах о защите интеллектуальных прав приобретает все большее значение не только на фоне все чаще привлекающих внимание общественности исков так называемых «непрактикующих» патентообладателей, но и приобретает особую остроту с учетом каскада санкционных мер, введенных против Российской Федерации рядом стран в 2022 году1.
Безусловно, способы защиты того или иного субъективного права обусловлены его правовой природой и содержанием.
Если рассмотреть природу исключительного права от более высокого уровня обобщения к более конкретному содержанию, то следует начать с того, что обладатель любого абсолютного права ожидает со стороны обязанных лиц «недействия»2, а следовательно, наиболее адекватная возможность защититься от нарушения абсолютного права — обязать нарушителя не совершать нарушающих действий, то есть, запретить их.
Подробный анализ и сопоставление двух концепций природы исключительного права — негативной (право запрещать другим) и позитивной (право использовать самому) — приведен в диссертации А.С. Ворожевич3, при этом указанный автор далее указывает на корни позитивной составляющей исключительного права в истории его развития из института привилегий4.
Если продолжать обсуждение природы исключительного права в том же ключе, говоря о смешанной его природе5, то на сегодняшний день позитивная составляющая исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности обеспечивается Конституцией — это свобода творчеcкой и научной деятельностей, а действительным содержанием исключительного права становится именно негативная составляющая — право запрещать другим использовать результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
При этом, поскольку объекты исключительных прав нематериальны, и их невозможно физически отнять у правообладателя (речь идет именно об объектах, а не о правах на них, которые, конечно, могут быть незаконно переданы кому-то), не может сложиться такой ситуации, когда правообладатель будет требовать эти объекты вернуть.
Исходя из такого подхода к природе исключительного права и специфики его объектов, становится очевидным, что судебный запрет ответчику на совершение определенных действий, нарушающих право, является самым естественным способом его защиты.
Какие же способы защиты исключительного права предлагает закон, и как они применяются в судебной практике?
Наряду с общими способами защиты, установленными ст. 12 ГК РФ, для защиты исключительных прав также применяются специальные способы, перечисленные в ст. 1252 Гражданского кодекса6, а также в статьях о защите отдельных видов интеллектуальных прав (ст.ст. 1406.1, 1515 и ряд иных норм).
При этом возмещение убытков в российской системе гражданского права всегда рассматривается как дополнительный способ защиты нарушенного права, направленный на восстановление положения, существовавшего до нарушения, но при этом этот способ защиты никогда не считался основным: ни при защите вещных прав, ни при защите обязательственных прав, где приоритет уделяется понуждению к исполнению обязательства в натуре; ни при защите исключительных прав.
Важно отметить, что между имущественными интеллектуальными правами и вещными правами в литературе частно проводятся параллели, и если среди способов защиты исключительных прав невозможно найти аналогию виндикационному иску, то можно провести некоторую аналогию между негаторным иском7 и требованием о пресечении незаконного использования результата интеллектуальной деятельности.
В частности, эта аналогия позволяет с интересом рас- смотреть п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. No 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»:
«Удовлетворяя иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные действия, так и обязать ответчика устранить последствия нарушения права истца».
Применяя те же самые принципы к способам защиты исключительных прав, законодатель установил возможность для суда как пресечь нарушение или его угрозу путем запрета ответчику совершать определенные действия (пп. 2) п. 1 ст. 1252, так и обязать ответчика устранить последствия нарушения права истца путем исключения из гражданского оборота и уничтожения контрафактных экземпляров.
И именно сходство между данными двумя типами исков: негаторным иском о защите вещных прав и иском о пресечении действий, нарушающих исключительное право, привело к применению в спорах о нарушении исключительных прав концепции «недопустимости абстрактного запрета»8. В спорах о нарушении интеллектуальных прав в последнее время суды все чаще отказывают правообладателям в удовлетворении этого базового способа защиты, ссылаясь на недопустимость абстрактного запрета на будущее.
Впервые эта проблема в сфере защиты интеллектуальных прав возникла при разрешении споров о нарушении прав на товарный знак, вытекающих из действий ответчика, связанных с ввозом товаров на территорию Российской Федерации, —то есть, действий по пересечению таможенной границы товарами. Если таможенные органы выпускали спорный товар в гражданский оборот, ответчик при рассмотрении спора ссылался на то, что у него спорного товара уже нет, в связи с чем запрещать ему эти товары вводить в гражданский оборот не имеет смысла9, 10.
Дальнейшее развитие тезис недопустимости абстрактного запрета на будущее получил в практике Суда по интеллектуальным правам и в отношении иных категорий споров, а затем стал краеугольным камнем в спорах о нарушении патентных прав в области фармацевтики11.
Зафиксировал и окончательно утвердил этот принцип в практике рассмотрения судами споров о защите интеллектуальных прав Верховный суд в пункте 57 Постановления от 23 апреля 2019 г. No 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:
«В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в ст. 12 и п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.
Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.
Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий п. 1 ст. 1229 ГК РФ)».
Стоит отметить, что не для всех правовых систем судебный запрет — это адекватная мера защиты исключительного права. Например, при рассмотрении патентных споров в США суды долгое время исходили из того, что право на изобретение дает возможность патентообладателю всего лишь требовать адекватного денежного вознаграждения за использование его изобретения, в связи с чем использование без вознаграждения наказывалось взысканием дополнительных денежных средств (возмещение убытков, штрафные компенсации и пр.), а запрет иным лицам использовать изобретение только тогда допустим, когда невозможно адекватно оценить размер причиненных убытков. С течением времени суды пришли к тому, что в патентных спорах почти всегда адекватно оценить размер причиненных убытков затруднительно12.
Как указывалось выше, для российской правовой системы первичность запрета как способа защиты нарушенного исключительного права очень органична13.
Все остальные способы защиты, не связанные с имущественными требованиями: требование об изъятии и/или уничтожении материальных носителей, об изъятии из оборота и уничтожении орудий, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав, — не распространены, поскольку требования об их применении удовлетворяются редко.
В частности, суды часто отказывают в удовлетворении требований об изъятии и/или уничтожении материальных носителей, ссылаясь на невозможность их исполнения, поскольку точно не известно место нахождения и количество этих материальных носителей (товаров). Таким образом, обоснованно рассчитывать на удовлетворение этого требования можно только в том случае, если контрафактный товар арестован в порядке применения предварительных обеспечительных мер, и при вынесении окончательного решения Суд может удостовериться в наличии этих товаров.
Такое требование, как признание действий ответчика нарушением, считается ненадлежащей формой защиты: согласно Постановлению СИП от 14 декабря 2018 г. No С01- 993/2018 по делу No А60- 41194/2017, «ни статья 12 ГК РФ, ни статьи 1250, 1252, 1253, 1515 главы четвертой ГК РФ не предусматривают такой способ защиты права, как признание нзаконными действий юридических и физических лиц, не являющихся органами, осуществляющими публичные полномочия, или должностными лицами таких органов»14.
Отсутствие эффективных способов доказывания причиненных убытков усложняют взыскание адекватного размера компенсации.
В связи с изложенным выше автор настоящей статьи полагает, что требование о запрете судом совершения определенных действий по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации должно остаться основным способом защиты нарушенных исключительных прав.
Действительно, требуется различать недопустимый «абстрактный» запрет и подлежащий удовлетворению запрет на совершение определенных действий, нарушающих право истца.
Любое заявленное требование должно быть направлено на защиту нарушенных прав истца, при этом нарушение должно быть выражено в конкретных совершаемых ответчиком действиях. Например, достаточно конкретным может быть требование о запрете ответчику производить и продавать конкретное лекарственное средство с использования конкретного изобретения истца, но будет считаться абстрактным требование о запрете на будущее производить какое-либо иное лекарственное средство, которого еще нет, действий по разработке или регистрации которого ответчик не предпринимал, и нет никаких оснований полагать, что ответчик собирается такое лекарственное средство выпускать на рынок. Во втором случае ответчик ничем не отличается от всех остальных участников гражданского оборота, которые тоже гипотетически могли бы начать производить лекарственное средство с использованием изобретения, но нет никаких оснований полагать, что они собираются это делать. В таких и только таких случаях требование о запрете является общим запретом гражданского законодательства нарушать права других лиц при осуществлении своей деятельности, то есть, не является средством защиты нарушенных прав истца, поскольку таких действий ответчиком еще не совершено. Согласно практике Суда по интеллектуальным правам, такого рода требования считаются «абстрактными», в связи с чем не подлежащими удовлетворению:
«Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.
В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет» (например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2019 года по делу А41-19679/2018 и продолжение того же спора — Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2020 г. No С01-1116/2018).
В определенной степени можно согласиться с обоснованием отказа суда в удовлетворении неимущественных исковых требований в деле А40-167756/2021, когда суд апелляционной инстанции указал, что в исковых требованиях недостаточно конкретизировано, использование каких именно фотоматериалов истец требует запретить, в связи с чем требование становится слишком абстрактным15.
При этом ссылка на недопустимость абстрактного запрета в делах, в которых не доказано нарушение16, представляется ошибочной, поскольку в иске в таком случае следует отказывать не в связи с абстрактностью требования, а в связи с отсутствием доказательств нарушения.
Но представляется нецелесообразным и неэффективным отказывать в иске со ссылкой на принцип недопустимости абстрактного запрета на будущее в спорах, в которых ответчик нарушал исключительное право, что подтверждается доказательствами, но в ходе рассмотрения спора нарушение прекратилось, но при этом нет никаких оснований считать, что нарушение не может быть возобновлено17. Такой излишне формальный подход судов приводит к необоснованному освобождению от ответственности недобросовестных ответчиков, которые временно убирают предложение о продаже спорного товара на период спора, но не признают нарушение, или предоставляют в суд ненарушающее изделие, декларативно заявляя, что они более не нарушают изобретение по патенту в указанном в требовании изделии. Зачастую в указанных случаях суды отказывают в удовлетворении требования о запрете без проведения анализа, а было ли нарушение на момент подачи иска. Очевидно, что в такой ситуации у истца отсутствует механизм создания ответчику препятствий в возвращении к производству спорного товара, поскольку нет решения суда, которым бы было признано нарушение.
Автор также полагает, что нельзя допускать слишком формального подхода к степени конкретизации заявляемых истцами требований, поскольку излишня конкретизация требований в итоге нарушает право правообладателей на судебную защиту.
Границу между допустимым и слишком абстрактным требованиями следует устанавливать по цитированному выше Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2019 года: если предположить, что ответчик, который заявляет, что он прекратил нарушение, возобновит его, то совокупность его действий, все же, будет носить характер длящегося правонарушения. В таком случае достаточно предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего запрет на совершение таких действий. А если сформулированное истцом требование о запрете охватывает и такие действия, которые не смогут считаться продолжением правонарушения, а будут квалифицированы как новое правонарушение, тогда в таком запрете может быть и отказано.
Стандарт доказывания существования угрозы нарушения в этой категории споров тоже должен быть снижен. В частности, в упомянутой выше монографии Подшивалова Т.П. содержится ссылка на позицию Верховного суда РФ, а также более раннюю судебную практику, согласно которой для удовлетворения негаторного иска необходимо, чтобы существовала реальная, а не мнимая угроза нарушения права, при этом для доказательства реальности угрозы достаточно, что нарушение состоялось в прошлом. Почему же при рассмотрении исков о защите вещных прав, для которых такой способ защиты в целом не характерен, суды считают факт нарушения в прошлом достаточной угрозой нарушения в будущем, в при рассмотрении исков о защите исключительных прав, для которых требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, является базовым, суды устанавливают более высокий стандарт доказывания реальности угрозы нарушения?
Если ответчик добровольно прекратил нарушение, представив доказательства того, что договоры поставки на спорный товар расторгнуты или изменены, спорные упаковки уничтожены, а заказываются новые, спорные узлы исключены из конструкции и совершены прочие действия, у суда действительно могут быть основания отказать в запрете, поскольку, как указал Суд по интеллектуальным правам, запрет в данной ситуации не приведет к восстановлению нарушенных прав (нарушение кончилось) и не пресечет угрозу нарушения (поскольку реальной угрозы нарушения нет). Но представляется справедливым и правильным, что в случае, если факт состоявшегося нарушения доказан истцом, то бремя доказывания отсутствия угрозы нарушения в будущем лежит на ответчике. При таком распределении бремени доказывания суд исследует материалы дела и установит обстоятельство о том, что в действиях ответчика было нарушение. И только при таком подходе спор будет действительно разрешен, и если нарушение будет возобновлено, сторонам не придется опять доказывать использование или неиспользование изобретения в продукте, сходство до степени смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца и прочие обстоятельства нарушения. К тому же, ответчик останется под угрозой ответственности за неоднократность действий по нарушению.
Представляется справедливым, что позиция ответчика должна быть в данном случае учтена и при распределении судебных издержек: если он не соглашался с тем, что нарушение было, но при этом прекратил нарушение, последствия должны быть такими же, как и в случае признания иска или в случае отказа истца от иска в связи с добровольным удовлетворением заявленных требований ответчиком.
Иной подход судов приведет к тому, что на практике, чтобы не рисковать, в любом споре о нарушении исключительных прав правообладатели будут требовать взыскания компенсации, что не может считаться соблюдением баланса интересов в обществе, сокращению судебных издержек и повышению эффективности судебных процессов.
1 Иск о запрете на использование изобретения: может ли суд отказать, если доказан факт нарушения? А.С. Ворожевич.URL: http:// ipcmagazine.ru/patent-law/claim-for-a-ban-on-the-use-of-an-invention-can-the-court-refuse-if-the-fact-of-infringement-is-proved
2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности, Спб, 2000, стр. 95-97: «Действия или доставления в общем смысле могут, далее, состоять в неделании, несовершенны чего-либо, воздержании от чего-либо, например, от посягательств на жизнь, здоровье, честь другой стороны и т.п., — отрицательные действия, отрицательные доставления, воздержания, non facere.
3 Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты, дисс., Москва, 2021, стр. 29 и далее.
4 Ворожевич А.С. Указ. соч., стр. 34.
5 Еременко. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. Законодательство и экономика, 2011, No 5.
6 Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:
1) о признании права к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
3) о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное ст.1245, п.3 ст.1263 и ст. 1326 настоящего Кодекса;
4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя к нарушителю исключительного права.
7 Статья 304 Гражданского Кодекса Российской Федерации Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения «Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения».
8 Подшивалов Т.П. Негаторный иск: проблемы теории и практики: монография. М.: «Инфотропик Медиа», 2019, Глава 2, §2, раздел 2.2 «Негаторное требование о запрете нарушений на будущее время», цитируется по системе «Гарант».
9 В качестве примера: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2015 г. No С01-862/2015 по делу No А21-7328/2014.
10 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2016 г. No С01-102/2016 по делу N А40-36077/2015: «Не может быть удовлетворено требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи товара, если принадлежащий ответчику товар им уже продан, или требование о запрете ввоза товара, если товар, в отношении которого подана таможенная декларация, уже выпущен таможенным органом».
11 См., например, Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты. А.С. Ворожевич, журнал «Закон», No 7, июль 2018 г.
12 Например, в Решении Районного суда Северного района Штата Иллинойс 22 июня 2012 года по спору между компаниями Эппл и Моторола суд исходит из предпосылки, обратной привычной нам предпосылке о том, что право патентообладателя на запрет третьим лицам использо- вать его изобретение является основой исключительного права. Со ссылкой на принципы, изложенные в ряде предыдущих дел (eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S.; Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 1351-52 (Fed. Cir. 2009); Hoard v. Reddy, 175 F.3d 531, 533 (7th Cir. 1999); Walgreen Co. v. Sara Creek Property Co., 966 F.2d 273, 274 (7th Cir. 1992); Pelletier v. Stuart-James Co. 863 F.2d 1550, 1558 n. 15 (11th Cir. 1989), суд говорит о том, что судебный запрет по патентным спорам потому только допустим, что в судебных делах о нарушении прав по патенту обычно невозможно точно доказать размер убытков, на которые патентообладатель имеет право.
13 Хотя можно согласиться с А.С. Ворожевич в том, что в понятиях «пресечение действий, нарушающих право» и «запрет на совершение действий, нарушающих право» есть не только лингвистическая разница: см. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты. А.С. Ворожевич, журнал «Закон», No 7, июль 2018 г.
14 Аналогичные выводы содержатся и в иных судебных актах: Постановление СИП от 16 января 2019 г. No С01-1206/2018 по делу No А40-136629/2017; Постановление СИП от 4 февраля 2015 г. No С01-1378/2014 по делу No А40-9597/2014; Постановление СИП от 29 июля 2016 г. No С01-462/2016 по делу No А11-729/2015; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2022 г. No 09АП-84123/21 по делу No А40-199397/2021.
15 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2022 г. No 09АП-84850/21 по делу No А40-167756/2021:
«Принимая во внимание требование указанных норм материального права, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что исходя из специфики рассмотрения споров о защите исключительных прав на фотографические произведения, автор имеет обоснованное право на обращение с требованиями об обязании прекратить использование объектов исключительных прав, которые незаконно используются ответчиком без его согласия.
Вместе с тем в рассматриваемой ситуации истцом не учтено, что при рассмотрении требования, сформулированного истцом определенным образом, суд первой инстанции должен рассмотреть требование в том виде, в каком оно заявлено, и не наделен полномочиями по своей инициативе изменять содержание данного требования или удовлетворять требование в том виде, в каком оно не было заявлено.
Исходя из буквального прочтения просительной части искового заявления следует, что истец просит суд обязать ООО «Земельный формат» прекратить использование фотоматериалов, автором которых является Лихачев Антон Михайлович, то есть истец не конкретизирует, какие именно фотоматериалы суд должен обязать ответчика прекратить использовать.
При этом суд апелляционной инстанции отклоняет доводы истца о том, что несмотря на отсутствие в просительной части конкретизации объектов исключительных прав по существу иска следует, что испрашивается прекращение использования именно тех фотографий, которые являются предметом исследования в рамках настоящего спора, так как в буквальном понимании требование просительной части оценивается судом апелляционной инстанции как общий запрет конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на что справедливо указал суд в решении».
16 Например, см. дело А76-1802/2021.
17 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2022 г. No 09АП-81696/21 по делу No А40-21526/2021.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Ворожевич А.С. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты. «Закон», No 7, июль 2018 г.
2. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности, Спб, 2000.
