Переход изобретения в общественное достояние

Истомин Иван Иванович

Патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры»

Введение

Патент с доктринальной точки зрения можно рассматривать под разными углами, например, как договор между изобретателем и обществом или как легальную монополию, однако в любом определении исключительное право, удостоверяемое патентом, ограничено по времени, по истечении которого или при соблюдении определенных условий досрочного прекращения которого, изобретение переходит в общественное достояние. Иными словами, у любого патента на изобретение обозначены временные рамки действия, а также иные условия, при которых изобретение переходит в общественное достояние досрочно и любое лицо будет вправе его свободно использовать.

Максимальный срок действия патента на изобретение равен 20 годам с даты подачи заявки, продление срока возможно на 5 лет для некоторых категорий продукта. По истечении указанного срока или ввиду досрочного прекращения действия патента на изобретение действие исключительного права прекращается, и изобретение переходит в общественное достояние. Однако в практике возможны ситуации, когда изобретение перешло в общественное достояние, а исключительное право продолжает действовать.

1. Переход изобретения в общественное достояние

Патент удостоверяет исключительное право на использование изобретения на определенный срок, который, в соответствии с п. 1 ст. 1363 ГК РФ, для изобретения равен 20 годам при условии своевременной уплаты пошлин за поддержание патента в силе, а, в соответствии с п. 2 ст. 1363 ГК РФ, для изобретения, относящегося к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, срок может быть продлен до 25 лет.

Перед тем как обсудить ситуации, при которых исключительное право продолжает действовать, несмотря на переход изобретения в общественное достояние, предлагаю обратиться к способам, которыми исключительное право на изобретение может прекратить свое действие. Для российских патентов на изобретение существует несколько вариантов:

1) Истечение срока действия патента на изобретение

Для изобретений предусмотрен максимальный срок охраны в 20 лет с возможностью его продления для некоторых объектов и при соблюдении определенных условий - до 25 лет. По истечении указанного срока изобретение переходит в общественное достояние.

2) Досрочное прекращение действия патента на изобретение (ст. 1399 ГК РФ). Такое возможно в двух случаях:

- на основании заявления, поданного патентообладателем. Патентообладатель имеет право в любой момент отказаться от охраны своего изобретения путем подачи соответствующего заявления в Роспатент. Действие патента будет прекращено со дня поступления заявления.

- при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение. Патентообладатель может по той или иной причине перестать уплачивать пошлины за поддержание патента в силе. В таком случае действие патента будет прекращено по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе. При этом, в соответствии с п. 1 ст. 1400 ГК РФ, действие такого патента может быть восстановлено в течение 3 лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного срока действия патента. В данном случае изобретение сначала переходит в общественное достояние, после чего действие исключительного права продолжается. Однако в данном случае для защиты прав третьих лиц, которые в период между датой прекращения действия патента на изобретение и датой публикации в официальном бюллетене сведений о восстановлении действия патента, начали использование изобретения, предусмотрено право послепользования, согласно которому, в соответствии с п. 3 ст. 1400 ГК РФ, данное лицо сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения без расширения объема такого использования.

Дополнительно стоит упомянуть оспаривание патента в соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ.  В случае успешного оспаривания патента на изобретение он может быть признан недействительным полностью или частично, и в данном случае патент аннулируется с даты подачи заявки на патент. В случае признания патента недействительным частично на изобретение выдается новый патент. Также патент на изобретение может быть преобразован в патент на полезную модель. В зависимости от основания оспаривания предполагается, что изобретение могло на дату подачи быть частью уровня техники, и, возможно, частью общественного достояния.

В любом случае после того, как исключительное право прекращает свое действие, изобретение, а значит конкретное техническое решение, переходит в общественное достояние и, в соответствии с п. 2 ст. 1364 ГК РФ, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. Однако анализ текущей ситуации позволяет утверждать, что это не всегда так.

2. Почему не всегда изобретение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться?

Я предлагаю обсудить 2 ситуации, когда изобретение, перешедшее в общественное достояние, не может свободно использоваться. Первая ситуация связана с параллельным действием механизмов охраны изобретения в рамках национальной и региональной систем, а вторая связана с предоставленной заявителю возможности подачи выделенных заявок.

2.1 Сосуществование национального и регионального патентов

Одним из случаев, когда изобретение, перешедшее в общественное достояние, не может свободно использоваться, будет являться сосуществование национального и регионального патентов на изобретение, а если более точно, то прекращение действия одного патента, при продолжении действия другого. Поскольку мы рассматриваем особенности российского законодательства, то в первую очередь стоит рассмотреть взаимодействие российской национальной системы с доступной для российских заявителей евразийской региональной системой.

2.1.1 Сосуществование российского и евразийского патентов на изобретение

Для российских заявителей, которые хотят получить охрану не только на территории РФ, но и за рубежом, довольно привлекательной является евразийская система, которая позволяет получить единый евразийский патент, обеспечивающий охрану одновременно на территории восьми государств. Преимуществ для заявителей действительно много, одно из которых заключается в единой системе продления, предусматривающей возможность уплаты пошлины за поддержание евразийского патента в силе в одно ведомство, и при уплате этих пошлин выбирать страны, на территории которых планируется поддержание патента в силе.

Зачастую изначально подается российская заявка, а с учетом высокой скорости работы Роспатента получается патент РФ, и только впоследствии подается евразийская заявка с испрашиванием приоритета по дате подачи российской заявки. В таком случае могут сосуществовать два патента на изобретение с идентичным объемом правовой охраны.

В патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее - Инструкция) предусмотрено правило 52, регулирующее проблему совмещения охраны, согласно которому права, вытекающие из евразийской заявки или евразийского патента с более ранней датой подачи заявки или с более ранним приоритетом, имеют преимущество перед правами, вытекающими из последующей национальной заявки, поданной до даты публикации этой евразийской заявки, или из национального патента на тождественное изобретение наравне с национальными заявками и национальными патентами, и наоборот. 

Однако это никак не исключает фактическое сосуществование двух патентов с идентичным объемом правовой охраны, поскольку факт такого совпадения не проверяется при выдаче патента. В российском праве, в частности в ст. 1397 ГК РФ, закреплена возможность сосуществования идентичных российского и евразийского патентов на изобретение, причем как с одним патентообладателем, так и с разными.

На практике ситуация с одновременным действием двух патентов случается достаточно редко, поскольку патентообладателю невыгодно поддерживать 2 патента. С целью оптимизации расходов пошлины за поддержание российского патента могут не уплачиваться, при этом патент на изобретение досрочно прекращает свое действие и изобретение, в соответствии с п. 1 ст. 1364 ГК РФ, переходит в общественное достояние.

При этом евразийский патент с идентичным объемом правовой охраны может продолжать действие в течение всего предусмотренного срока действия при условии уплаты пошлин за поддержание евразийского патента в силе на территории РФ. Ситуация может быть и обратной, когда пошлины по выданному евразийскому патенту перестают уплачиваться, а российский патент поддерживается в силе.

И в таком случае изобретение, с одной стороны, перешло в общественное достояние, поскольку действие одного из патентов было прекращено, но, с другой стороны, изобретение не может быть свободно использовано любым лицом, поскольку действует второй патент с идентичным объемом правовой охраны.

Более того, даже в случае одновременной уплаты пошлин за поддержание патента в силе и по российскому, и по евразийскому патенту до окончания срока их действия, срок действия одного из них истечет раньше другого. Евразийская заявка может быть подана с испрашиванием приоритета по российской заявке в течение года с даты подачи российской заявки и наоборот, и, соответственно, срок действия одного из патентов может быть фактически на год дольше, поскольку срок действия патента начинает течь с даты подачи заявки, а не с даты приоритета. Таким образом, изобретение перешедшее в общественное достояние по одному патенту, также не может быть свободно использовано любым лицом, поскольку действует второй патент с идентичным объемом правовой охраны.

Данная ситуация не уникальна, поскольку евразийская система не единственная действующая региональная система. Предлагаю оценить опыт европейского патентного ведомства в данном вопросе.

2.1.2 Мировая практика. Европейский региональный и национальный патент

Обзор европейской практики интересен тем, что на текущий момент европейская система предлагает 2 варианта получения охраны, один из которых подразумевает валидацию в интересующих странах европейского патента, по которому европейским патентным ведомством проведена экспертиза и принято решение о выдаче, а другая процедура подразумевает выдачу единого европейского патента, который будет действовать одновременно на территории 17 стран (на момент написания статьи).

И в том,и в другом случае определение условий и возможности сосуществования национального и регионального патента лежит на национальном законодательстве и в каждом отдельном договаривающемся государстве решается отдельно. В Европейской патентной конвенции обозначено равенство национального и регионального патентов, а с особенностями национального законодательства можно ознакомиться в специальных изданиях европейского патентного ведомства относительно европейского патента [1 С. 371] и относительно единого европейского патента [2 С. 21].

Чтобы не рассматривать все страны европейского союза, обратимся к национальному законодательству некоторых крупных договаривающихся государств Европейской патентной конвенции. Ниже приведена таблица, в которой обозначены ответы на основные вопросы возможности сосуществования национального и регионально патентов.

Национальное законодательство некоторых договаривающихся государств  Европейской патентной конвенции, определяющее возможность совмещения  охраны

Проведенное исследование возможности одновременной охраны европейского и национального патентов показывает, что в договаривающихся государствах Европейской патентной конвенции единая практика не сформировалась и каждая страна по-своему подходит к регуляции вопроса одновременной охраны. В тех странах, в которых не допускается одновременная охрана, национальный патент перестает действовать при выдаче европейского патента, однако формально данная ситуация также приводит к тому, что изобретение, с одной стороны, перешло в общественное достояние, поскольку действие национального патента было прекращено, но, с другой стороны, изобретение не может быть свободно использовано любым лицом, поскольку действует региональный патент с идентичным объемом правовой охраны.

2.2 Выделенные заявки

Вторая ситуация, которую я предлагаю обсудить, является продолжением проблемы выделенных заявок, которую поднимают мои коллеги А.В. Залесов и И.Г. Озолина в своих статьях [3 С. 23][4 С. 8]. По какой-то причине сложилась практика подачи множественных выделенных заявок или каскада выделенных заявок, когда одна заявка выделяется из другой, а последующая - из предыдущей. При подаче выделенной заявки Роспатент в качестве первоначальной заявки устанавливает предшествующую заявку, которая в случае множественного или каскадного выделения не является первоначальной. При этом дату подачи всех выделенных заявок Роспатент определяет по первоначальной заявке, несмотря на тот факт, что срок, предусмотренный в п. 4 ст. 1381 ГК РФ для подачи выделенных заявок, уже истек.

Такое множественное последовательное или каскадное выделение заявок может привести к тому, что в определенный момент по тем или иным обстоятельствам заявитель придет к объему правовой охраны идентичному объему правовой охраны по первоначальной заявке и выданному по ней патенту.

Однако для таких случаев Российское законодательство предусматривает невозможность сосуществования двух патентов на идентичные изобретения с совпадающей датой приоритета, а в частности, в соответствии с п. 1 ст. 1383 ГК РФ, в случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. Поскольку по одной из заявок, а именно по первоначальной заявке, уже выдан патент, то выбрать заявителю уже не представляется возможным и в выдаче патента с идентичным объемом правовой охраны должно быть отказано.

Однако недавний случай в нашей практике продемонстрировал своеобразный подход Роспатента к рассмотрению подобных случаев. По мнению Роспатента, такое ограничение может быть преодолено путем подачи заявления о досрочном прекращении действия патента, в соответствии со ст. 1399 ГК РФ, по первоначальной заявке.

В ходе подачи каскада выделенных заявок ближе к окончанию срока действия патента патентообладатель решил продлить срок действия первоначального патента на основании п. 2 ст. 1363 ГК РФ, и поскольку не успел сделать это по первоначальной заявке, подал выделенную с идентичным объемом правовой охраны. Роспатент, сославшись на п. 1 ст. 1383 ГК РФ, направил запрос заявителю и предложил ему с учетом идентичного объема правовой охраны выбрать ту заявку, по которой он хотел бы иметь действующий патент. При этом, для выдачи патента по выделенной заявке Роспатент предложил подать заявление о досрочном прекращении действия патента по первоначальной заявке в соответствии со ст. 1399 ГК РФ, что и было впоследствии сделано.

Получив патент по выделенной заявке с объемом охраны идентичным объему правовой охраны по первоначальной заявке, патентообладатель продлил срок действия патента в соответствии с п. 2 ст. 1363 ГК РФ, поскольку предусмотренный данной статьей шестимесячный срок для подачи заявления о продлении срока начал течь заново.

В результате получается, что первоначальный патент досрочно прекращает действие, и изобретение переходит в общественное достояние. Однако любое лицо не может свободно использовать данное изобретение, поскольку по неоднократно выделенной заявке принято решение о выдаче и получен патент с объемом правовой охраны идентичным патенту по первоначальной заявке. Причем действие полученного по выделенной заявке патента может быть продлено на основании п. 2 ст. 1363 ГК РФ.

В дополнение к вышесказанному стоит упомянуть и про евразийскую систему. В соответствии с п. 6 правила 49 Инструкции выделенная евразийская заявка может быть подана, если на дату ее подачи первоначальная заявка не отозвана или не считается отозванной и ее подача осуществлена до даты выдачи евразийского патента по первоначальной заявке, а в случае принятия по ней решения об отказе в выдаче евразийского патента – до исчерпания возможности его обжалования. При этом Инструкция разделяет понятия «первоначальная заявка» и «предшествующая заявка», а в соответствии с п. 5 правила 41 Инструкции, п. 4 правила 27 Инструкции, а также п. 6 правила 49 Инструкции, изобретение, с точки зрения испрашиваемого объема правовой охраны выделенной заявки, не может быть тождественно изобретению по первоначальной заявке. Однако, несмотря на вышеуказанные нормы, евразийская система напрямую не исключает множественное выделение евразийских заявок.

Вывод

Действующее законодательство РФ предусматривает ситуации, при которых изобретение, перешедшее в общественное достояние, фактически не является таковым, поскольку любое лицо не может его свободно использовать ввиду действующих исключительных прав. Такая ситуация однозначно нарушает права третьих лиц, не только потому что у них отсутствует возможность свободного использования перешедших в общественное достояние изобретений, но и потому, что в некоторых ситуациях срок охраны патента продлевается, что не позволяет осуществить должную подготовку к началу использования изобретения. Возможности, предоставляемые для изобретателей и патентообладателей, не должны приводить к необоснованному ограничению других участников гражданского оборота.

Такие ситуации противоречат в том числе и доктринальным определениям патента и должны быть исключены, например, путем внесения соответствующих изменений в ГК РФ, которые бы более точно определяли момент перехода изобретения в общественное достояние в случае с одновременным патентованием национальным и региональным патентами и в случае с выделенными заявками.

ЛИТЕРАТУРА

1) National law relating to the EPC, 22nd edition, July 2023, ISBN 978-3-89605-351-0

2) National measures relating to the Unitary Patent, 1st edition, September 2022, ISBN 978-3-89605-312-1

3) Залесов А.В., Озолина И.Г. Выделенные заявки на выдачу патента – инструмент обхода закона?//Патентный поверенный. 2021. №2. С. 23

4) Озолина И.Г. Выделенная заявка как возможность необоснованно сдвинуть и продлить срок патентной монополии в России//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2022. №2. С. 8