Что может помешать купить товарный знак?

Материал впервые опубликован в выпуске №1 (450) 1-15 января 2026

Ирина Озолина 

Патентный поверенный Российской Федерации, евразийский патентный поверенный, член АП города Москвы, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры»

Что может помешать купить товарный знак? Анализ административной и судебной практики 

В статье приведены четыре правила, соблюдение которых – с учетом сегодняшних политико-экономических особенностей – позволит избежать трудностей при регистрации перехода прав при совершении сделок с товарным знаком. 

Отчуждение прав на товарный знак и лицензионный договор в определенной степени проходят государственный контроль на самом раннем этапе их действия: поскольку и переход исключительных прав на товарный знак, и предоставление права его использования подлежат государственной регистрации, некоторые требования законодательства подвергаются проверке уже на стадии регистрации перехода (предоставления) прав по такому договору и зачастую такую проверку не проходят. 

Представьте себе ситуацию, когда Ваш доверитель заключает выгодную сделку по приобретению интересного актива, в котором существенную роль играют товарные знаки, проведены сотни часов переговоров, согласованы многие нюансы, стороны подписывают договор, подают его на регистрацию перехода прав на товарные знаки, и Роспатент отказывает в регистрации, поскольку название Вашего контрагента сходно до степени смешения с этими передаваемыми товарными знаками. 

Или после ряда сложных переговоров с недобросовестным сквоттером – индивидуальным предпринимателем, который зарегистрировал на себя товарный знак Вашего доверителя, – Вы добиваетесь того, что сквоттер уступает знак Вашему доверителю, а впоследствии сделка оспаривается его супругой, поскольку исключительные права на товарный знак являются общим имуществом и супруга была против сделки. 

Список можно продолжать, но он не бесконечный – несколько простых правил с учетом сегодняшних политико-экономических особенностей позволят избежать трудностей при регистрации перехода прав. 

Правило № 1. При совершении сделок с иностранными правообладателями проверьте соответствие сделок контрсанкционным ограничениям 

В частности, требования Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 2024 г. № 430 «О временном порядке приобретения исключительных прав некоторых правообладателей и исполнения денежных обязательств перед отдельными иностранными кредиторами и подконтрольными им лицами» (далее – Указ № 430) ограничивают возможность российских резидентов приобрести права на товарные знаки у следующих правообладателей: 

а) у резидентов стран, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;
б) у российских лиц, находящихся под контролем таких иностранных резидентов. 

Приобрести товарные знаки у таких правообладателей по общему правилу можно только на основании разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, которое также может содержать условие о списании денежных средств со счета типа «О». 

Указ не применяется:

а) к сделкам, предусматривающим приобретение исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства, на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания;
б) к сделкам, размер обязательств приобретателя по которым не превышает 15 млн руб. или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 млн руб.

Причем если в более раннем Указе № 322¹, устанавливающем определенный порядок уплаты лицензионных платежей таким правообладателям, содержится исключение для тех случаев, когда иностранный правообладатель находится под контролем российских лиц², то в Указе № 430 таких исключений не предусмотрено, и с трудностями «возвращения на родину» портфеля интеллектуальных прав столкнулись те российские компании, кто в свое время регистрировали этот портфель на подконтрольных кипрских юридических лиц.
Этот запрет реализуется в том числе требованиями Роспатента при рассмотрении заявления о регистрации перехода прав на такие товарные знаки предоставить подтверждение стоимости сделки, если она не указана в представленных на регистрацию документах (например, если переход прав регистрируется только по заявлению обеих сторон).
Стоит отметить, что складывающаяся судебная практика по применению Указа № 322 заставляет с осторожностью относиться к возможности не только прямого приобретения прав у правообладателей из стран, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, но и у иных иностранных правообладателей, если эти права были незадолго до этого переданы от правообладателей из подпадающих под Указ № 322 юрисдикций.
В частности, сейчас в спорах о нарушении интеллектуальных прав суды довольно часто признают обходом закона, а следовательно, ничтожной сделкой уступку прав требования взыскания компенсации от иностранных правообладателей российским юридическим лицам (дела № А76-7522/2024, № А60-16553/2021, № А41-89022/2024, № А27-3478/2024). При этом следует обратить внимание и на дело № А41-89022/2024, в котором обходом закона признаны последовательные сделки от правообладателя из США к приобретателю прав требования из Турции и затем – к российскому юридическому лицу.
По крайней мере, нужно быть готовым к представлению доказательств отсутствия намерения обойти такой сделкой установленный Указом № 430 запрет (например, если данный способ распоряжения правами является моделью бизнеса группы компаний, применявшейся и до введения контрсанкционных мер: например, компания из условной Турции является материнской компанией для компаний из разных стран, в том числе из России, и правообладатели из разных стран предоставляют права на защиту их товарных знаков этой турецкой компании, а она уже, в свою очередь, «раздает» их своим дочерним компаниям и пр.). 

Правило № 2. Передача товарного знака другому лицу (отчуждение исключительного права) не должно вводить потребителей в заблуждение 

Согласно п. 2 ст. 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства. 

К случаям, когда переход права может подпадать под эту статью, относятся, например:

– переход прав на товарный знак при том, что у первоначального правообладателя остается другой, сходный до степени смешения: например, передаются права на товарный знак «Лисенок», а у первоначального правообладателя остаются права на товарный знак «Золотой лисенок»;
– переход прав на товарный знак при том, что у первоначального правообладателя остаются права на фирменное наименование, сходное до степени смешения с передаваемым товарным знаком;
– переход прав на товарный знак, содержащий топоним, если приобретатель прав не ведет деятельности, связанной с этим топонимом: например, компании из Архангельска передаются права на товарный знак «Вятские узоры», при этом приобретатель никакого отношения ни к г. Кирову (Вятке), ни к Кировской области не имеет;
– «разделение» товарного знака, при котором у предыдущего правообладателя остаются товары, расцененные экспертом как однородные передаваемым: например, правообладатель отчуждает права на товарный знак для товаров 05 класса (фармацевтические продукты), при этом у него остаются товары 10 класса (медицинские изделия);
– переход прав на товарный знак при том, что у материнской компании первоначального правообладателя остаются права на товарные знаки, сходные до степени смешения с передаваемым знаком.

Перечень таких случаев не закрытый, судебная практика по спорам с Роспатентом об отказе в регистрации перехода права (до 2015 г. – регистрации договора) постепенно складывается. Например, в деле № А40-99442/2023 Роспатент отказал в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарные знаки, включающие в свой состав словесный элемент «Геленджик». Роспатент счел, что поскольку общество – приобретатель находится в Санкт-Петербурге, отчуждение исключительных прав на эти обозначения может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара. Пока шла регистрация перехода прав, правообладатель был ликвидирован, и принятое решение Роспатента было оспорено принимающей стороной по договору.
Суд первой инстанции в иске отказал, апелляционная инстанция согласилась, но Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение. При новом рассмотрении суд первой инстанции иск удовлетворил, апелляционная инстанция согласилась, но Суд по интеллектуальным правам решение опять отменил и направил дело на новое рассмотрение, поскольку пришел к выводу: суды не дали оценку тому обстоятельству, что в ходе рассмотрения заявления о регистрации заявитель был ликвидирован, а следовательно, некому было представить документы в ответ на направленное Роспатентом уведомление, при этом приобретатель мог подать заявление о регистрации перехода прав самостоятельно.
При этом Суд по интеллектуальным правам согласился с тем, что в данном случае наличие словесного элемента «Геленджик» не будет вводить потребителей в заблуждение, даже если местом регистрации приобретателя является Санкт-Петербург, поскольку приобретатель входит в группу компаний, занимающихся производством вина в Геленджике, и местом производства соответствующего товара действительно будет Геленджик.
Суд указал:
«... судебная коллегия принимает во внимание то, что согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, товарный знак (знак обслуживания) индивидуализирует не правообладателя товарного знака, а товары (услуги), производимые (оказываемые) им.
Место нахождения производителя товаров (лица, оказывающего услуги) не имеет значения для потребителя, поскольку от этого не зависят ни качество товара (услуги), ни характеристики товара (услуги), а имеет значение место производства товаров (место оказания услуг), которое может не совпадать с местом нахождения производителя товаров (лица, оказывающего услуги), которое определяется для юридических лиц местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования) (пункт 2 статьи 54 ГК РФ), а для физического лица – местом его жительства. В этой связи судебная коллегия соглашается с позицией судов: суждения Роспатента о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров при переходе исключительного права на спорные товарные знаки на имя заявителя нельзя признать обоснованными». На момент подготовки настоящей статьи дело в третий раз находится на рассмотрении в суде апелляционной инстанции. 

Одно из старых, но заслуживающих внимания дел – № А40-48196/2013.
Даже уже ход рассмотрения этого дела примечателен, поскольку дело три (!) раза возвращалось в Девятый арбитражный апелляционный суд, при этом третье постановление было все равно отменено, хотя и частично. Спор шел как об отсутствии правомочия на совершение сделки без одобрения общим собранием, в связи с чем истец требовал признания самих договоров недействительными, так и о необходимости применения п. 2 ст. 1488 ГК РФ, что должно было повлечь признание государственной регистрации договоров недействительной.
В результате на последнем «круге» рассмотрения дела спор о полномочиях на совершение сделки уже не затрагивался, а обсуждался лишь вопрос о том, должен ли Роспатент по формальным признакам вероятности смешения отказывать в регистрации перехода прав (на тот момент – в регистрации договора) на основании п. 2 ст. 1488 ГК РФ: если у предыдущего правообладателя (или его материнской компании) остались сходные до степени смешения товарные знаки, то в регистрации такого договора всегда должно быть отказано, или отказать можно только в том случае, если эти оставшиеся товарные знаки (и продукция с их использованием) действительно известны российскому потребителю и угроза смешения реальна?
Суд по интеллектуальным правам счел, что в данной ситуации для отказа в регистрации должно было быть доказано, что потребитель действительно ассоциирует данное обозначение с конкретным производителем (источником происхождения), при этом Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации решила, что установления фактического смешения для применения этой нормы не требуется. 

Правило No 3. Если в товарном знаке есть неохраняемый элемент, указывающий на географический объект, проверьте, не охраняется ли этот элемент в качестве географического указания или наименования места происхождения товара 

Согласно п. 3 ст. 1488 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий, воспроизводящий или имитирующий географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое географическое указание или такое наименование. Аналогичная норма содержится в п. 3 ст. 1489 ГК РФ в отношении лицензионного договора. Это лишь означает, что если Вы приобретаете товарный знак, в котором содержится элемент «хохлома» (например, товарный знак «Солнышко – Хохлома», элемент «хохлома» исключен из правовой охраны) и зарегистрирован этот товарный знак для посуды, то у Вас должно быть право использовать это наименование места происхождения товара № 30 «Хохлома» (исключительное право предоставлено на основании ст. 1517 и 1518 ГК РФ). 

Но этот пункт вызывает и ряд сложностей, особенно в тех случаях, когда передаются права на товарные знаки, содержащие элемент, сходный с каким-либо наименованием места происхождения товара, но при этом у самого правообладателя этого знака никакого исключительного права на такое НМТП и не было. 

Например, в деле № А40-236471/2023 о регистрации перехода прав на товарный знак «Русская монополия» Суд по интеллектуальным правам указал, что если для первоначального правообладателя товарного знака не требовалось наличия исключительного права на НМПТ, значит, и от приобретателя нельзя этого требовать: 

«Смысл соответствующего законодательного регулирования состоит в том, что если конкретный товарный знак зарегистрирован по правилам пункта 7 статьи 1483 ГК РФ на имя лица, имеющего право использования наименования места происхождения товара, то и отчуждение права на этот товарный знак возможно только в пользу лица, также обладающего правом на наименование места происхождения товара. Тем самым соблюдается правило о совпадении в одном лице обладателя исключительного права на товарный знак и обладателя права на использование наименования места происхождения товара. ... Вместе с тем в данном случае из материалов дела не следует, что спорные товарные знаки зарегистрированы с учетом пункта 7 статьи 1483 ГК РФ. ... Применительно к спорному товарному знаку Роспатент не оспаривает тот факт, что отчуждатель прав на них (как и приобретатель) не имели права использования наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА». ... Таким образом, в данном случае отсутствовали основания для применения пункта 3 статьи 1488 ГК РФ как с учетом буквы закона (спорные товарные знаки не зарегистрированы с учетом пункта 7 статьи 1483 ГК РФ), так и с учетом его смысла (не соблюдается задача сохранения совпадения в одном лице обладателя прав на два объекта).
Более того, в ситуации, когда спорный товарный знак зарегистрирован не на имя обладателя права использования наименования места происхождения товара, выводы Роспатента о его сходстве с таким наименованием (а соответственно, о противоречии их регистрации пункту 7 статьи 1483 ГК РФ) расходятся с принципом презумпции законности существования зарегистрированных товарных знаков».
Аналогичная позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2024 г. по делу № А40-186482/2023, от 2 июля 2024 г. по делу № А40-140652/2023. 

Правило 4. Отчуждение прав на товарный знак – обычная сделка, поэтому проверьте соблюдение требований к совершению сделок с заинтересованностью 

Стоит отметить, что если в отношении полномочий юридических лиц на совершение сделок с товарными знаками существует обширная судебная практика, то вопрос о том, нужно ли согласие супруга на совершение сделки с товарным знаком, принадлежащим физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, и какая должна быть форма такого согласия, до сих пор не разрешен ни законом, ни практикой³. 

Конечно, соблюдение этих правил не может гарантировать, что впоследствии между сторонами не возникнет спор по поводу заключения или исполнения договора, но точно поможет своевременно зарегистрировать переход прав и избежать признания договора недействительным впоследствии. 

___________________

¹ Указ Президента Российской Федерации от 27 мая 2022г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями».
² Иностранными лицами (лицами, которые находятся под их контролем), названными в подп. «а» п. 1 настоящего Указа, не признаются лица, отвечающие одновременно следующим требованиям: 

а) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

б) информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подп. «а» настоящего пункта, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

³ См., например, Протокол № 23 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 31 марта 2021 г. // https://ipcmagazine.ru/court/1729537/ или Протокол заседания рабочей группы по вопросу о возможности нахождения средств индивидуализации в режиме общего имущества супругов от 28 апреля 2022 г. // https://ipcmagazine.ru/court/1729544/